Tasación de perjuicios por regalía hipotética

Ante la dificultad de probar el perjuicio por lucro cesante, la ley permite evidenciarlo o medirlo a través del valor comercial del derecho
(Regalía hipotética)

La regalía hipotética es un criterio auxiliar para la tasación de perjuicios por la infracción a la propiedad intelectual y consiste en tener en cuenta el valor que hubiese percibido el titular si hubiese otorgado una autorización o licencia contractual para el uso o explotación de la que fue objeto su patente, marca u obra protegida por derecho de autor.

Esta figura tiene su origen en Alemania (Caso Ariston 1895). Ante la dificultad para probar el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular de propiedad intelectual como consecuencia de su infracción, dentro del rigor probatorio propio de la responsabilidad civil, se empezó a permitir dicha prueba mediante otros criterios, factores auxiliares o indicadores, a saber (i) el monto del beneficio obtenido por el demandado con la infracción, o (ii) el valor que hubiese recibido el titular si hubiese otorgado una autorización o licencia contractual para el respectivo uso o explotación (criterio conocido como “regalía hipotética” y que empezaría a aplicarse como medio de facilitación de la prueba del lucro cesante en numerosas legislaciones del mundo).

Si el perjudicado por la infracción a los derechos de propiedad intelectual se acoge al criterio conocido como “regalía hipotética”, basta probar por cualquier medio en valor de mercado de su derecho y de esta manera queda exonerado de tener que demostrar el valor exacto de los ingresos futuros que ha dejado de percibir por el hecho de la infracción.

LA REGALIA HIPOTETICA COMO CRITERIO QUE FACILITA LA TASACION DE PERJUICIOS POR INFRACCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En materia de derecho de autor los criterios auxiliares para la tasación del lucro cesante se consagran en esta forma:

Ley 44 de 1993. Artículo 57.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta:

1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.
2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.
3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.

Por su parte, en materia de propiedad industrial tales criterios se recogen con esta redacción:

Decisión Andina 486 de 2000.Artículo 243-  Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

1. a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
2. b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
3. c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

 

La posibilidad de establecer el valor de la indemnización por infracción al derecho de autor a partir del valor que el infractor habría pagado de obtener una autorización para el uso de la obra (“regalía hipotética”) responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de su derecho como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso el valor de los ejemplares ilícitamente reproducidos o los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción.

Este criterio indemnizatorio en materia de derecho de autor tiene su fundamento en el numeral 2 del artículo 57 de la Ley 44 de 1993 y permite probar el perjuicio mediante el valor de una regalía por una licencia hipotética de la obra, determinada por una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como el importe de valor que se le adeudaría al demandante si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Este criterio objetivo debe determinar el valor de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular del derecho de autor recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular del derecho de autor por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso.

LA REGALÍA HIPOTÉTICA COMO CRITERIO OBJETIVO PARA TASAR UNA INDEMNIZACIÓN, SI BIEN SU NATURALEZA ES MÁS PROPIA DE UNA COMPENSACIÓN DE UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

En cuanto a la naturaleza jurídica de la licencia hipotética, existen doctrinantes que señalan que ésta se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, y no en la responsabilidad civil, por lo que su naturaleza no es indemnizatoria, sino restitutoria[1].

El beneficio ilícito obtenido por el que comete el perjuicio, en el caso del beneficio ilícito logrado por el infractor, y el precio de la licencia o la regalía hipotética, no son en sí mismos hipótesis de acción de indemnización. Corresponde mas bien a supuestos de acción por enriquecimiento injusto, y lo son porque un tercero, que ha ingresado a la esfera de patrimonial de otro sin su consentimiento, ha obtenido una ganancia ilícita de la que surge la obligación de indemnizar. Esta obligación de indemnizar, en el caso de la propiedad intelectual, posee unas especiales características, pero no por ello deja de ser un enriquecimiento sin causa.

La función de la licencia hipotética no consiste en reparar algún daño, como ocurre en la responsabilidad civil, sino en reintegrar en el titular del derecho infringido el valor que obtuvo el infractor y que pertenecía en exclusiva a aquel. Dicho valor no es otra cosa que el precio de autorización o licencia que hubiese percibido el titular del derecho infringido. En estos casos, el enriquecimiento se produce porque el infractor, al explotar económicamente un derecho o posición jurídica ajena, obtiene beneficios a costa del titular del derecho infringido.

Lo afirmado anteriormente resulta relevante puesto que para la procedencia de la licencia hipotética no será necesario acreditar los presupuestos típicos de la responsabilidad civil, tales como el daño, la relación de causalidad, los criterios de imputación subjetivos u objetivos, etc., siendo suficiente acreditar i) que el titular del derecho infringido es titular de un derecho que le garantiza un monopolio exclusivo de uso o disfrute, y además ii) que el tercero use o disfrute de su derecho sin su autorización, es decir, sin haber seguido el cauce jurídico establecido por el ordenamiento jurídico.

Dentro del marco de la prueba del daño en materia de propiedad intelectual, ella se ha visto matizada en los últimos años ya que es fácil advertir una debilitada exigencia de puntual prueba de su producción y realidad. La doctrina «ex re ipsa» ha servido para este propósito. En virtud de ella se entiende que existen ciertos perjuicios, concretas infracciones, q devienen en automáticos y existentes perjuicios, a instancias que la sola comisión de un ilícito determina su existencia, la que se desprende de un necesario agravio a los intereses de la víctima del daño. La citada teoría opera, como es de prever, de forma excepcional y dentro de la carga de la prueba que se impone a quien alega el perjuicio.

NO ES APLICABLE A  REGALÍA HIPOTÉTICA, EL RIGOR PROBATORIO PROPIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE (RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA INFRACCIÓN Y EL DETRIMENTO PATRIMONIAL)

Los requerimientos probatorios en materia de perjuicios son difíciles de superar en relación al criterio del lucro cesante, que es generalmente el rubro indemnizatorio que se reclama por las infracciónes a la la propiedad intelectual.. Esta situación no se produce cuando se elige el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética. En estos casos el criterio de indemnización es más favorable al que lo alega, el titular del derecho de propiedad intelectual, por cuanto enj ellos  los perjuicios han de medirse por el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

La legislación colombiana y andina han configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el perjuicio por lucro cesante causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio en el juramento estimatorio de la demanda y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá condenar al pago de una indemnización. Probada la infracción del derecho patrimonial de autor del demandante, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia de que el demandante no ha otorgado licencias o autorizaciones en el pasado respecto de usos similares a los que fueron objeto o materia de la infracción.  Es claro el Artículo 243 literal c) de la Decisión Andina 486 de 2000 en que no solamente debe acudirse a la referencia del valor cobrado por el demandante en anteriores oportunidades respecto de dicho uso, sino que también es posible evidenciarlo mediante la demostración del valor de dicho derecho en el mercado.

Mediante una aplicación analógica de este criterio mencionado en la normativa de propiedad industrial, Con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de derecho patrimonial de autor y a efecto de calcular el importe de la indemnización reclamada por el titular del derecho se debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, el valor de esta “regalía hipotética” ha de inferirse de elementos como los cánones o derechos que se te adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo.

Este ejercicio probatorio debe ser posible aun a pesar de que el titular no haya licenciado el derecho de autor sobre su obra, ni tampoco conste la existencia de licencias en el sector que permitan concretar una regalía habitual en el sector creativo o industria cultural respectiva. En efecto, la ausencia de licencias de referencia no debe impedir la aplicación del criterio del numeral 2 del Artículo 57 de la Ley 44 de 1993, cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética acogida por el legislador no puede quedar frustrado por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción de derecho de autor que jurídicamente corresponda a un objeto de licencia.que el demandante haya otorgado en el pasado sobre su obra.[2]

La norma, vista de la manera que se señala, tiene una finalidad específica: facilitar la indemnización, en consecuencia, no está requiriendo probar el hecho de que el demandante licenciaría el uso de su obra a otras personas, como tampoco exige probar que el licenciamiento del citado uso es parte de la política comercial o estrategia de negocios del demandante o titular del derecho de autor que reclama indemnización de perjuicios.

En la situación de hecho producida en estos casos, estimamos que cualquier analogía con otras licencias previas otorgadas por el titular sobre la misma obra o sobre otras obras del mismo titular o licencias concedidas por otros titulares del mismo sector profesional creativo, podrían ser utilizadas como monto a tener en cuenta para fijar la suma de indemnización por regalía. En cualquier caso, esta será sólo una referencia, ya que por lo menos, al realizar las citadas  analogías, han de verificarse las disconformidades que pueden existir entre uno y otro referente. No obstante, la posibilidad de probar el valor del derecho en el mercado brinda así mismo la posibilidad de presentar como fundamento probatorio del perjuicio otros referentes o indicadores como podría ser el valor pagado por la infracción de ese derecho en otros casos análogos, pues mal puede el infractor enriquecerse injustamente por un valor que otros infractores si han debido asumir como consecuencia de ese mismo tipo de infracción (no olvidar que la regalía hipotética es un criterio que obedece por su naturaleza a una compensación del enriquecimiento injusto del infractor).

 

[1] Fernández-Novoa, Carlos «El enriquecimiento injustificado en propiedad industrial», Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 26 y ss.

LEITÃO, Luís Menezes, Direito de Autor, 2ª Edição, Almedina, 2018, pp. 299 y ss.; O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorías de enriquecimento sem causa, Edições Almedina, 2005, p. 787; BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 88-93 y 106-110; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1191 y ss; SIRENA, Pietro, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, en Rivista di diritto civile, Vol. 55, Nº 1, 2009, p. 83

CAEMMERER, Ernst von, “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en Revue internationale de droit comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, pp. 580 y ss.

 

[2] GELDRES CAMPOS, Ricardo, “El método del triple cómputo del daño en materia de marcas y patentes”, disponible en la web: http://www.enfoquederecho.com/2020/01/31/el-metodo-del-triple-computo-del-dano-en-materia-de-marcas-y-patentes/?fbclid=IwAR0RMxtNoJ9YgNI89jUm0vqP62TFyvuduGO0VA9DHVjpSqW5pYoFCO_7UA8

Juan Carlos Monroy Rodríguez
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